Penghapusan Merek Terdaftar menurut Hukum Merek Indonesia (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016)

Pendahuluan 

 Pada jaman globalisasi saat ini, perkembangan perdagangan diseluruh dunia mengalami peningkatan yang pesat. Setiap perusahaan memiliki nama dan simbol yang digunakan dalam memperdagangkan dan memasarkan barang dan/atau jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut merupakan ciri khas dari perusahaan sebagai pembeda dari perusahaan lainnya yang lebih dikenal sebagai merek (trademark).

Merek merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual terutama dibidang perindustrian, sebagai tanda pengenal dari asal barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh pemilik merek yang berguna untuk menjaga dan menjamin kualitas barang dan/atau jasa tersebut serta dapat mencegah persaingan yang tidak sehat dari perusahaan lain. Selain itu merek juga digunakan oleh pemilik merek untuk melindungi barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam pangsa pasar perdagangan.

Merek dalam kedudukannya sebagai hak atas kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Di Indonesia perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU tentang Merek dan Indikasi Geografis). Setiap orang atau badan hukum yang memiliki merek dan menggunakannya dalam perdagangan diharapkan mendaftarkan mereknya untuk memperoleh perlindungan oleh hukum. Dengan melakukan pendaftaran merek, maka pemilik merek memperoleh surat tanda pendaftaran yang selanjutnya dilakukan berbagai pemeriksaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai Menteri) serta apabila telah melewati proses pemeriksaan tersebut serta telah dinyatakan memenuhi persyaratan maka akan memperoleh sertifikat merek sebagai tanda bukti hak atas merek. Sertifikat merek mempunyai kegunaan apabila terjadi sengketa merek dapat dijadikan sebagai alat bukti surat pada pembuktian di pengadilan.

Dengan dimilikinya sertifikat merek sebagai tanda bukti hak atas merek oleh pemilik merek, maka dapat mencegah pihak lain dalam menggunakan mereknya tanpa seizin pemilik merek tersebut. Apabila pihak lain tersebut ingin menggunakan suatu merek yang telah terdaftar, maka harus mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik merek yang dalam undang-undang disebut lisensi. Dalam UU tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut memberikan suatu penegasan mengenai apabila terjadi suatu sengketa merek terdaftar, maka dapat melakukan salah satu upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan penghapusan dari merek terdaftar tersebut ke Pengadilan Niaga.

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek atau diwakili oleh kuasanya untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada Menteri. Atas prakarsa menteri merek terdaftar dapat dihapuskan jika memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo. Selain pemilik merek dan Menteri, penghapusan merek juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan apabila merek yang terdaftar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan. Penghapusan merek terdaftar yang diajukan oleh pihak ketiga diatur dalam UU tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 74 ayat (1), tetapi mengenai kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek tersebut tidak ditentukan dengan jelas dan dalam penjelasan pasal dinyatakan cukup jelas, sehingga hal tersebut menimbulkan norma kabur pada pengaturan ketentuan tersebut.

Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek

Gugatan penghapusan merek dapat diajukan oleh pemilik merek atau diwakili oleh kuasanya untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada Menteri. Apabila merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan merek hanya dapat dilakukan jika penerima lisensi menyetujui secara tertulis atau dapat pula dilakukan pengecualian dalam perjanjian lisensi untuk mengesampingkan adanya persetujuan oleh penerima lisensi.

Penghapusan merek terdaftar dapat pula dilakukan atas prakarsa Menteri yang dilakukan jika merek terdaftar tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo. Penghapusan merek atas prakarsa menteri tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek.  Selain pemilik merek dan atas prakarsa menteri, penghapusan merek juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan apabila merek yang terdaftar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir terhadap barang dan/atau jasa dalam perdagangan sesuai pada Pasal 74 ayat (1) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

TENTANG PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR ATAS Inisiatif Sendiri

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya kepada menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Adapun mekanismenya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menkumham terhadap penghapusan pendaftaran merek tersebut selanjutnya dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk diketahui publik. Dalam hal penghapusan dilakukan terhadap merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal tersebut dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

TENTANG PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR ATAS PRAKARSA MENTERI

Bahwa dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ('UU MIG'), menyatakan bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa menteri. Selanjutnya, dalam ayat (7) menyatakan, bahwa penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika:

- Memiliki kesamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

- Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau

- Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Dalam hal penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, atas permintaan terlebih dahulu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dalam Pasal 73, dinyatakan bahwa keberatan terhadap penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan oleh Pemilik Merek dengan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini, apabila Merek-Merek 'I AM GEPREK BENSU + LUKISAN' milik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dkk. benar dilakukan penghapusan atas prakarsa Menteri, artinya PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dkk, telah benar untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun perlu diketahui syarat formil mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (''UU PTUN''), dalam Pasal 55 yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara. Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Merujuk dari Pasal 72 ayat (7) terkait dasar alasan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan, dan memperhatikan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dalam salah satu amarnya menyatakan Merek ''GEPREK BENSU'' milik RUBEN ONSU dan PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dkk, memiliki persamaan pada pokoknya, maka seharusnya apabila Menteri/Komisi Banding dalam rekomendasinya memutuskan untuk menghapus Merek-Merek ''I AM GEPREK BENSU'' milik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dkk., hal yang sama juga harus dilakukan pada Merek-Merek ''GEPREK BENSU'' milik RUBEN ONSU, mengingat asas hukum yang dianut dalam UUD 1945, yaitu Equity Before the Law atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum, terlebihnya lagi Direktorat Merek berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga diperintahkan untuk mencoret Merek-Merek ''GEPREK BENSU'' milik RUBEN ONSU di Kelas 43 dari Daftar Umum Merek.  Bahwa Majelis Hakim TUN Jakarta dalam Putusannya No. NOMOR: 196/G/2020/PTUN-JKT, Tanggal 22 Februari 2021, telah membatalkan tindakan Menkumham dalam menghapus merek ''I AM GEPREK BENSU + LUKISAN'', dengan pertimbangan hukum antara lain :

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena merek terdaftar Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan telah diuji oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 (vide bukti P-5) jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 (vide bukti P-6) dan telah berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan diantaranya bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai yang sah atas: Merek "I am Geprek Bensu Sedep Beneerrr + Lukisan, Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43 maka justru tidak mengakibatkan kebingungan (likelihood of confusion), sehingga alasan dikeluarkannya keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat secara substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (7) huruf b UU Merek Dan Indikasi Geografis; 

Dan selengkapnya amar Putusannya berbunyi:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

-      Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor:196/PEN/2020/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2021 tetap sah dan berlaku, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain di kemudian hari yang mencabutnya;

 

DALAM POKOK PERKARA:

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
• Menyatakan batal Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;
• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,-
• (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat Kasasi telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan No. 218 K/TUN/2021, Tanggal 29 Juli 2021.

TENTANG PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Merek terdaftar dapat dihapuskan oleh Pihak Ketiga dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU MDIG antara lain  disyaratkan antara lain : Merek yang akan dihapus harus telah terdaftar lebih dari 3 (tiga) tahun dan merek tidak digunakan selama 3 (tiga) berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Pengertian pemakaian terakhir tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal 74 tersebut. Namun jika mengacu pengaturan mengenai penghapusan merek pada penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang selanjutnya disebut UU tentang Merek Lama) penjelasan mengenai pengertian pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992, hal.560-561, disebutkan bahwa "pengertian pihak ketiga dapat ditafsirkan siapa saja dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga tanpa kecuali". Dengan kata lain, pengertian pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga adalah pihak manapun, baik perorangan maupun badan hukum yang berkepentingan, tidak terkecuali Penggugat, di mana kepentingan Penggugat diuraikan pada butir-butir berikutnya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst, Tanggal 10 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada halaman 38, memberikan pengertian tentang "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan", yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Merek tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud oleh pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, namun menurut hemat majelis yang dimaksudkan dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang apabila merek yang telah terdaftar tidak digunakan menjadi dirugikan/menutup haknya untuk menggunakan merek tersebut;

Khusus di Indonesia, menurut Pasal 74 ayat (1), merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka merek tersebut dapat dihapus;

Prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku di atas menunjukkan bahwa hak atas suatu merek tidak bersifat reservasi, dalam arti tidak sekedar terdaftar hanya karena memenuhi syarat dan ketentuan untuk didaftar. Setelah terdaftar, suatu merek harus secara nyata dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa. Apabila tidak, merek demikian berisiko dapat digugat untuk dihapus;

Ketentuan 3 (tiga) tahun memberi kesempatan bagi pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa sesuai dengan tujuan pada saat pengajuan pendaftaran mereknya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis :

• "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.".

• Selain untuk melindungi kepentingan pemohon yang memiliki itikad baik, prinsip merek terdaftar wajib digunakan juga untuk menghindari pengajuan pendaftaran yang bertujuan menghalangi pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan suatu merek agar dapat menggunakannya dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan "pemakaian terakhir" atau "penggunaan terakhir", menurut Prof. Rahmi Jened dalam bukunya Hukum Merek (Trademark law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, hal. 305 menyatakan bahwa: "seharusnya "non-use" harus dihitung 3 (tiga) tahun dari pemakaian terakhir penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Namun dalam praktek hal ini tidak dipahami secara benar oleh penegak hukum";

Pembuktian tentang "pemakaian terakhir" atau "penggunaan terakhir", tidak diatur mekanisme dalam UU Merek DIG No. 20 Tahun 2016, dan hal ini diserahkan kepada praktek peradilan melalui Putusan_Putusan pada tingkat Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung R.I. Dan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya  No. 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Tanggal 07 Juni 2021, mensyaratkan dalam Gugatan Penghapusan haruslah disertai dengan Survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey yang valid dan dapat dipercaya, selengkapnya kaidah hukum dimaksud dikutip sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa secara faktual Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar milik Tergugat tersebut untuk suatu barang dan/atau memproduksi dan/atau memperdagangkan/menjual produkproduk dengan menggunakan merek terdaftar milik Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa yakni sejak tanggal pendaftaran (in casu tanggal 27 April 2016) hingga gugatan aquo diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (in casu tanggal 21 September 2020);

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mendukung dalilnya dengan bukti dan hasil investigasi Penggugat berupa hasil survey yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dan dari lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata di dalam persidangan;

Dengan demikian kehadiran lembaga survey sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang ingin mengajukan Gugatan Penghapusan oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan , dengan persyaratan antara lain bergerak di bidang perusahaan penyedia jasa investigasi, survey pasar dan semacamnya yang menyediakan layanan investigasi dan pemantauan produk untuk menentukan ada tidaknya produk yang akan dihapus di pasaran Indonesia. PT. Integrity Indonesia (https://www.integrity-indonesia.com/), telah hadir memberikan solusi untuk kebutuhan survey pasar, ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 01 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (merek KYEC) maupun dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. No. 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN. Niaga.Sby.tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (merek BABON).

Gugatan penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek, Menteri dan juga pihak ketiga. Kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan merek adalah pihak-pihak lain selain pemilik merek atau Menteri, baik perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung yang diakui secara hukum, bukan hanya sekedar kemungkinan manfaat yang berhubungan dengan uang. Selain mempunyai suatu kepentingan, pihak ketiga juga harus beritikad baik yang berarti tidak meniru, tidak menjiplak atau tidak mengikuti merek pihak lain yang akan dihapuskan demi kepentingan usahanya sehingga akan mengakibatkan kondisi persaingan sehat, tidak mengecoh, atau tidak menyesatkan konsumen nantinya.