Penghapusan Merek Terdaftar menurut Hukum Merek Indonesia (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016)

TENTANG PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR ATAS PRAKARSA MENTERI

Bahwa dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ('UU MIG'), menyatakan bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa menteri. Selanjutnya, dalam ayat (7) menyatakan, bahwa penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika:

- Memiliki kesamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

- Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau

- Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Dalam hal penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, atas permintaan terlebih dahulu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dalam Pasal 73, dinyatakan bahwa keberatan terhadap penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan oleh Pemilik Merek dengan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini, apabila Merek-Merek 'I AM GEPREK BENSU + LUKISAN' milik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dkk. benar dilakukan penghapusan atas prakarsa Menteri, artinya PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dkk, telah benar untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun perlu diketahui syarat formil mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (''UU PTUN''), dalam Pasal 55 yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara. Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Merujuk dari Pasal 72 ayat (7) terkait dasar alasan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan, dan memperhatikan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dalam salah satu amarnya menyatakan Merek ''GEPREK BENSU'' milik RUBEN ONSU dan PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dkk, memiliki persamaan pada pokoknya, maka seharusnya apabila Menteri/Komisi Banding dalam rekomendasinya memutuskan untuk menghapus Merek-Merek ''I AM GEPREK BENSU'' milik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, dkk., hal yang sama juga harus dilakukan pada Merek-Merek ''GEPREK BENSU'' milik RUBEN ONSU, mengingat asas hukum yang dianut dalam UUD 1945, yaitu Equity Before the Law atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum, terlebihnya lagi Direktorat Merek berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga diperintahkan untuk mencoret Merek-Merek ''GEPREK BENSU'' milik RUBEN ONSU di Kelas 43 dari Daftar Umum Merek.  Bahwa Majelis Hakim TUN Jakarta dalam Putusannya No. NOMOR: 196/G/2020/PTUN-JKT, Tanggal 22 Februari 2021, telah membatalkan tindakan Menkumham dalam menghapus merek ''I AM GEPREK BENSU + LUKISAN'', dengan pertimbangan hukum antara lain :

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena merek terdaftar Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan telah diuji oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 (vide bukti P-5) jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 (vide bukti P-6) dan telah berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan diantaranya bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai yang sah atas: Merek "I am Geprek Bensu Sedep Beneerrr + Lukisan, Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43 maka justru tidak mengakibatkan kebingungan (likelihood of confusion), sehingga alasan dikeluarkannya keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat secara substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (7) huruf b UU Merek Dan Indikasi Geografis;