Apakah Kata "Smart" Bisa Didaftarkan sebagai Merek?

terjadi perdebatan antara Apple Inc. dan USPTO mengenai penggunaan istilah "smart keyboard" sebagai merek. USPTO berargumen bahwa istilah ini terlalu umum dan seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Namun, beberapa produk Apple juga menggunakan istilah "smart" sebagai merek mereka, sehingga kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang merek pada produk lain yang serupa.

sumber artikel

Merek merupakan suatu tanda yang akan menjadi pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Sebagai suatu tanda yang akan menjadi "pembeda" maka sudah seharusnya nama yang digunakan dalam suatu merek tidak boleh menyerupai suatu istilah yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari (Generic term: A term that names a general category or class of goods or services, rather than a specific brand or product).

Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan hak monopoli dari pendaftar merek, sehingga bagi pihak lain yang hendak menggunakannya harus memberikan royalty pada pemilik merek tersebut. Hal itu sebagai konsekuensi dari hak ekslusif yang terdapat dalam pelindungan hukum bagi merek tersebut. Untuk dapat memahami pembahasan mengenai topik ini secara lengkap, silakan lanjutkan membaca artikel berikut.

 

Contoh Kasus

Salah satu contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah kasus Apple Inc v. U.S. Patent and Trademark Office, No. 1:22-cv-01231, U.S. District Court for the Eastern District of Virginia. Sebagian orang yang merupakan pengguna Apple mungkin sudah tidak asing lagi dengan beberapa merek dari produk apple seperti "Smart Watch", "Smart Cover," "Smart Case," dan "Smart Connector". Terdapat beberapa produk Apple yang diberikan label/nama "smart" sehingga kini orang-orang mulai mengasosiasikan produk yang menggunakan nama "smart" sebagai aksesoris dari produk Apple. Akan tetapi USPTO kemudian mempermasalahkan penggunaan istilah "smart keyboard" sebagai istilah umum yang dapat diartikan sebagai "keyboard dengan teknologi pintar". Sehingga USPTO berargumen bahwa seharusnya istilah "smart keyboard" tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Akan tetapi, jika melihat pada produk-produk Apple seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, istilah "smart" telah dipakai sebagai merek pada beberapa produk apple. Artinya, jika penggunaan nama "smart keyboard" ini  dipermasalahkan secara hukum, maka merek pada produk lainnya juga akan terjadi kasus serupa. Dalam perkembangannya, kasus ini masih berlangsung namun kedua belah pihak belum memberikan keterangan lebih lanjut.

Sudut Pandang Hukum Merek di Indonesia

Dalam hukum merek di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. Artinya merek tidak boleh dinamai oleh istilah umum yang telah banyak dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konsekuensi hukum dari penggunaan istilah umum tersebut terhadap merek adalah merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan akan ditolak pendaftarannya. Namun jika merek tersebut telah terlanjur untuk didaftarkan dan dipakai dalam perdagangan, maka merek tersebut dapat dihapuskan pendaftarannya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (7) poin b UU MIG bahwa penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) merek di Indonesia, terdapat beberapa merek produk Apple Inc. yang telah terdaftar diantaranya merek Apple Smart Connector, Smart Cover, IPAD Smart Case, Iphone Smart Baterry Case, dan Airpods Max Smart Case. Merek-merek tersebut telah didaftarkan dan diterima secara hukum di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat, beberapa merek terdaftar tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai generic term karena telah dikombinasikan dengan term "Apple", "IPAD", "Iphone", dan "Airpods" yang telah merujuk secara spesifik kepada produk milik Apple Inc sehingga terdapat unsur pembeda di dalamnnya.

Hal apa yang dapat dilakukan untuk menghindari kasus Serupa terjadi pada bisnis anda?

Perusahaan yang terkena dampak pembatalan merek pastinya akan mengalami kompleksitas dalam memperbaiki status legal dari produknya, apalagi jika merek dari produk-produk tersebut sudah terdaftar di Negara lain. Selain memakan biaya yang besar, juga diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk memperbaikinya.

Jika anda merupakan seorang pemilik bisnis dan belum mengalami kasus serupa pada bisnis anda maka anda harus melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan literasi terhadap konsep umum pengaturan merek dan melakukan pertimbangan yang matang agar keputusan yang anda ambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, akan sangat disarankan jika anda menggunakan jasa konsultan hukum untuk mendapatkan pemahaman, nasihat hukum, dan startegi pendaftaran serta pelindungan merek yang lebih baik dan praktis.

Kemudian, jika kembali merujuk secara spesifik dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa merek yang merupakan generic terms jika ditambahkan terms yang menjadikannya lebih spesifik dapat didaftarkan menjadi merek di Indonesia.