c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
d. … ”
Merek yang terkenal (well-known mark) adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung memberikan sentuhan keakraban dan sentuhan mitos kepada segala lapisan konsumen.[10] Konsep mengenai perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesa lebih spesifik diatur dalam pasal 18 Permenkumham Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek, dimana kriteria penentuan merek terkenal akan dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat yang akan menentukan penentuan merek terkenal tersebut juga merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat yang pada umumnya memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi merek terkenal tersebut.
Untuk memperjelas indikatornya, Menkumham juga mencantumkan pertimbangan kriteria untuk menentukan suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal dalam ayat (3) pasal 18 Permenkumham Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek, yakni:[11]
- tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- jangkauan daerah penggunaan Merek;
- jangka waktu penggunaan Merek;
- intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.
Peraturan tersebutlah yang kemudian menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan petitum gugatan sehubungan dengan merek terkenal bahwa merek terdaftar “SUPERMAN” milik DC Comics adalah merek terkenal.
Di samping peraturan hukum tersebut majelis hakim juga menimbang dengan dasar bukti penggugat berupa print out surat bersumber dari situs WIPO Global Brand database di 100 pendaftaran merek-merek “SUPERMAN” milik DC Comics di banyak negara, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang menurut hukum telah membuktikan bahwa DC Comics telah memiliki banyak pendafataran merek “SUPERMAN”, dengan logo “S”, dan lukisan tokoh “SUPERMAN” yang telah terdaftar di berbagai negara sejak tahun 1939. Dari beberapa pertimbangan tersebut, hakim membuahkan keputusan untuk memenangkan DC Comics selaku penggungat dengan mengabulkan gugatan seluruhnya, sehingga selain dengan mantap menyatakan merek terdaftar “SUPERMAN” milik penggungat sebagai merek terkenal, hakim juga memutuskan bahwa merek terdaftar “SUPERMAN” atas nama PT. Marxing Fam Makmur selaku tergugat telah didaftarkan atas dasar unsur itikad tidak baik, sehingga merek “SUPERMAN” atas nama PT. Marxing Fam Makmur dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya serta menghukum PT. Marxing Fam Makmur untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
Nominal Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), tentu bukan merupakan masalah yang besar bagi PT. Marxing Fam Makmur, namun kekalahan dalam memperebutkan merek ini akan berdampak besar bagi usaha dan pemasaran atas produk-produk yang telah dibangun dengan merek “SUPERMAN” lebih dari dua dekade lamanya, selain itu tentunya setiap produk yang telah terpasarkan dengan merek “SUPERMAN” harus ditarik Kembali. Solusi sederhana yang dapat dilakukan adalah me-rebranding kembali produknya dengan nama merek yang baru, atau PT. Marxing Fam Makmur kali ini harus membeli lisensi dari merek “SUPERMAN” kepada DC Comics untuk bisa tetap menggunakan nama merek tersebut dalam produk wafer kemasannya, yang mana kedua solusi ini pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Kasus serupa dengan pola berdirinya sebuah merek yang bersitegang dengan merek asing terkenal kerap terjadi di Indonesia, salah satunya yang terjadi pada tahun 1970 dimana sengketa terjadi antara merek “Tancho” asal Jepang dan pedagang Indonesia yang mendaftarkan merek Tancho atas namanya dalam Daftar Direktorat Paten dan Hak Cipta di Jakarta. Sengketa terjadi dan membuahkan keputusan di tingkat Mahkamah Agung yang akhirnya memenangkan merek “Tancho” asal Jepang sehingga merek “Tancho” yang didaftarkan di Indonesia harus dibatalkan, karena pihak Indonesia bersangkutan dianggap telah bertindak tidak dengan itikad baik.
